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美国植物发明专利保护实践及其启示

[论文摘要] 1980年以前,美国专利商标局根据植物为自然产品这一理由,普遍拒绝要求为植物发明提供专利保护的申请。自美国联邦最高法院1980年作出著名的Chakrabaty案后,美国专利商标局开始为有生命物体的发明提供发明专利保护,1985年Hibberd案进一步明确了植物发明可以获得发明专利保护,2001年Pioneer案则明确地宣布PPA、PVPA和专利法第101条可以为植物发明提供重叠而互不排斥的保护。美国自1980年以来通过发明专利为植物发明提供知识产权保护的实践清晰地表明专利制度将在未来的植物品种创新领域发挥更大的激励作用。

[Abstract]Before 1980, US Patent and Trademark Office rejected generally the application of patent for plant innovation according to the reason that plant was the product of nature. Shortly after the famous judgment in Chakrabaty made by the US Supreme Court, the USPTO announced that applications involving plants would be accepted. The decision in Hibberd in 1985 established clearly that the patentable status of plant material, and the judicial approval was given by the Supreme Court held in Pioneer in 2001 that the PPA, PVPA and Section 101 were not exclusive of each other and that it was possible to grant cumulative protection over material of the same plant variety. The fact that the plant innovation would be granted Utility Patent in US since 1980 indicates definitely that the Patent Systems will be greater power to prompt the innovation in plant material in the future.

[关键词] 植物 植物发明 专利

[Key Words] Plant/Plant Material Plant Innovation Utility Patent

根据美国1952年专利法第101条规定,“凡发明或者发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成,或其任何新颖而实用之改进者,可按本法所规定的条件和要求获得专利。” 可见,在美国,发明专利的客体包括方法、机器、产品以及物质合成,这一条款没有明确包括也没有明确排除植物以及其他生物性客体作为可专利的客体。一直以来,严格的书面披露要求和自然产品规则历来被视为是植物获得专利保护的两大障碍。在美国,尽管1930年《植物专利法》(the Plant Patent Act,PPA)规定无性繁殖的植物可以获得植物专利的保护,但作为生命有机体的植物能否获得发明专利的保护这一问题一直处于休眠状态,直到美国专利商标局上诉委员会在1973年通过严格解释35U.S.C.101使覆盖一个有生命有机体的专利无效。上诉委员会认为可获得专利保护的客体范围仅限于专利法明确列举的范围,生命有机体没有落入专利法所列举的任何一类,但上诉委员会的这一决定最终被关税与专利上诉法院所推翻。 纵观美国为有生命体发明提供专利保护的历史, 1980年Diamond v. C hakrabaty案无疑是一个具有里程碑式的判例,1985年Ex parte Hibberd案 “第一次从专利商标局内部确认了植物可获得发明专利” ,由此开始植物专利法、植物品种保护法(the plant variety protection act, PVPA)和发明专利法共同为植物发明提供保护的历史。2001年J.E.M. AG v. Pioneer Hi-Bred 案则进一步厘清了上述三部法律在保护同一植物发明上的关系。本文拟对这三个判例展开详细研究,探讨美国是如何将植物发明纳入专利保护的范围,美国对植物发明保护的未来发展趋势,以及这些做法对中国的借鉴。

一、1980年:Diamond v. Chakrabaty

该案 的基本情况如下:1972年,一位在通用电器公司工作的微生物学家Chakrabaty向美国专利商标局就其一项细菌发明(该细菌由至少包含两个可产生能量的质粒的假单细胞菌组成,上述每种质粒具有独立的碳氢化合物的分解功能),提交一份含有36项权利要求的专利申请。 这种人造的、通过基因工程制造的细菌具有分解原油多种成分的功能,因此这一发明被认为对处理原油泄漏事故具有重要意义。这36项权利要求可以分成三类:(1)关于制造细菌方法的权利要求;(2)对包含有带菌材料,如稻草和新细菌的接种物的权利要求;(3)对该细菌本身的权利要求。专利审查员核准了Chakrabaty的前两类权利要求,但根据(1)该微生物属于“自然产品”(Products of nature)和(2)有生命机体不属于35U.S.C.A.§101所规定的可专利的客体这两个理由,驳回了对该细菌的权利要求。Chakrabaty对这一驳回决定上诉至专利局上诉委员会,委员会认为该新细菌不属于“自然产品”,因为包含两种或多种不同能量质粒的假单细胞菌不是自然产生的,但同意审查员的第2条驳回理由,认为35U.S.C.A.§101没有打算包括类似实验室创造的微生物这类有生命的物体。Chakrabaty就此上诉到关税与专利上诉法院。上诉法院根据在In re Bergy案中在先判例的授权推翻了委员会的决定,认为“微生物是活的这一事实”对于专利法的目的来说“没有法律上的重要性”。美国专利商标局不服上诉至美国联邦最高法院。最高法院认为,本案的核心问题是被告Chakrabaty发明的微生物是否构成35U.S.C.§101规定意义上的“产品”(manufacture)或者“物质合成”(composition of matter)。经审理,同意关税与专利上诉法院的判决。

(一)Chakrabaty发明的微生物属于35U.S.C.101规定的专利客体

联邦最高法院认为,在进行法定解释的情况下,必须根据法律所规定的语言进行解释,“除非另有定义,相关语词将根据同时期的普通意义进行解释”。法院“不应在理解专利法时加进立法没有明确表达的限制和条件”,因此必须根据字典中的定义来理解“产品”和“物质合成”。“产品”在字典解释是“由人工或机器通过利用原材料的新形式、品质、特性或组合制成的物品”。“物质合成”的意思为“两种或两种以上的所有物质合成,以及所有的合成物,不管是化学合成还是机械合成的结果,不管是气体、液体、粉末还是固体。”议会选择“产品”和“物质合成”这一可拓展的术语,并用“任何”加以修饰,表明议会非常清楚地意识到专利法的保护范围应非常广泛。

相关的立法史也支持了这一广义的解释。1793年专利法规定的法定客体是“任何新的有用的技艺、机器、产品或者合成物,或者任何新的有用的改进”,这体现了杰斐逊“创造力应当给予慷慨激励”这一哲学思想。随后的几部专利法均采用类似具有宽泛含义的语言。1952年修订专利法时,议会用“process”代替“art”,同时阐述说专利法的保护客体“包括阳光下任何人造之物” 。

Chakrabaty发明的微生物显然属于可专利的客体。他的权利要求不是针对一个迄今未知的自然现象,而是针对非自然产生的产品或物质合成——一个具有独特名称、特征和用途的人类智慧的产物。这与在Funk案中的专利申请人不同 ,在Funk案中,申请人发现了自然界已经存在的、但不能在一起共存的某些根瘤细菌,并利用这一发现生产一种混合培养为豆类植物的种子进行接种。法院认为这一产品不具可专利性,因为申请人只是发现了“自然的工作成果”(some of the handiwork of nature)。Chakrabaty则不同,他生产了一种有别于任何在自然界已发现的新的细菌,并具有潜在的重要实用性。他的发现不是自然产物,而是他自己的,因此这一新细菌属于35U.S.C.A.§101规定的可专利客体。

(二) PPA和PVPA的制定不能证明35U.S.C.101没有包括有生命物体

1930年PPA为某些无性繁殖的植物提供专利保护,1970年PVPA为某些有性繁殖的植物提供类似专利的保护,但不包括细菌。美国专利商标局认为,这两部法律的通过证明议会对“产品”或者“物质合成”的概念理解没有包括有生命的物体,如果这两个概念包括了有生命的物体,则就没有必要再另行通过法律了。美国联邦最高法院这一看法不予赞同,指出在1930年之前有两个因素阻碍了植物的可专利性。第一是植物,即使是那些人工培育的,仍然是专利法上的自然之物。这一立场最早源于专利局于1889年在Ex parte Latimer案中的决定。第二个障碍是植物发明无法满足专利法上的“书面披露要求”,因为新植物可以只是在颜色或香味上有别于过去的植物,通过书面描述来表达这种区别通常是不可能的。议会后来意识到相关的区别不在于有生命物体与无生命物体之别,而在于自然之物(不管有无生命)与人造发明之间的区别。Chakrabaty的微生物是人类智力创造和研究的成果。因此,PPA的制定不能为专利局的观点提供支持。

1970年PVPA的通过同样不能为专利局的观点提供支持。有性繁殖的植物没有纳进PPA调整范围是因为植物新品种无法通过秧苗进行纯种繁殖,到了1970年代,已经普遍认可通过秧苗进行纯种繁殖的可能以及植物专利的保护是恰当的。1970年PVPA拓展了这种保护,但法案中的没有语言、也没有相关的立法历史表明,这一法案的制定是由于35U.S.C.A.§101没有包括有生命的物体。

(三)微生物属于专利保护客体不需议会的明确授权

美国专利商标局认为微生物不属于可专利的客体,直到议会明确授予这样的保护。这一观点是基于这样的一个事实:即国会在制定35U.S.C.A.§101当时无法预见基因技术的出现。也就是说,专利商标局认为类似被告的微生物发明的可专利性问题应当留给议会解决,议会在立法过程中应当恰当评价相关竞争性的经济、社会和科学因素,然后决定通过基因工程产生的有生命机体是否应获得专利保护,并以最近的Parker v. Flook(437 U.S. 584(1978))案的判决来支持上述观点,认为司法“应谨慎地将专利权的保护范围推进那些议会所完全没有预见的领域”。联邦最高法院认为,是议会而不是法院确定可专利性的范围,但同时议会也强调“说明白“法律是什么”是司法部门的职责”(Marbury v. Maadison,1 Cranch 137,177 (1803))。议会在制定35U.S.C.A.§101定义可专利客体时履行其宪法性角色,而最高院则承担解释议会所使用的语言的职责。在这一过程中,法院的职责是采用所发现的法律,如果出现语义模糊,则根据立法历史和法律目的进行解释。在适用35U.S.C.A.§101的过程中,最高院认为不存在任何模糊,专利法关于保护客体的规定以宽泛的术语实现宪法和法律的促进“科学与艺术的进步”这一目标。宽泛性语言并不必然具有模糊性,当议会的目的要求宽泛的时候。

专利商标局采用一些学术观点来巩固上述论点,认为像Chakrabaty的这类研究将产生巨大的危害,一些科学家,甚至是诺贝尔奖获得者曾建议说基因研究可能对人类构成严重威胁,或者这些危险实在太大了以致现在不能丝毫允许进行这些研究。基因研究和相关技术可能带来污染和疾病的传播,可能导致基因多样性的大量损失,可能贬低人类生活的价值。这些说法急切地提醒人类智慧似乎无法完全控制自己所创造的东西。这些观点旨在要求法院在考虑被告Chakrabaty的发明是否可以根据35U.S.C.A.§101获得专利保护时,应当评估这些潜在的危险。

最高法院不予赞同,认为对微生物发明的专利授权或否定,不可能是对基因研究及其所附的危险的一个了断。当没有研究人员能够确定其研究成果可以获得专利保护的时候,大量的研究已经展开,这意味着立法和司法关于可专利性的命令将无法阻止科学家探索未知世界的趋势。Chakrabaty的权利要求能否获得专利保护只是决定相关的研究成果能否通过奖励进行加速或者因缺乏激励而被迟延。更为重要的是,法院在没有能力考虑这些观点的情况下,只能将这些观点或者看作是对未知世界恐惧产生的幻想而撇在一旁,或者根据这些观点行动。这种选择是在立法过程中经调查、审查和研究之后需要的高度政策性抉择,由立法机关而不是法院进行这一工作。这一过程需要平衡各种竞争性价值和利益,在我们的民主体系中这一般是选举产生的议会代表的职责。现在强加到法院头上的这些问题应由政府的政治性机构,如议会和行政机关,而不是法院来解决。“特定立法过程中的明智或不明智的个人评价在解释法律的过程中将被抛在一边”(TVA v. Hill, 437 U.S.153,194 (1978))。法院的任务是通过议会在法律中所使用的词汇来判定议会的意图这一狭窄的问题,一旦这样做了,法院的权力就用尽了。议会可以自由修改35U.S.C.A.§101,将基因工程制造的有机体排除在专利的保护范围之外,或者制定一部专门规范类似有生命物体的法律。但是,直到议会采取这样的行为,法院就必须按照35U.S.C.A.§101的意思来解释这一条款,这一条款相当明确地规定了专利保护的客体包括被告Chakrabaty的微生物发明。

(四)判决意义

虽然Chakrabay一案的判决是就微生物可否获得发明专利这一问题做出的,但这一判决将基因工程制造的微生物解释在35U.S.C.A.§101规定的“产品”或“物质合成”之中,“产品和物质合成没有将有生命的东西排除在外,却具有了超越微生物的含义” 。 这意味着35U.S.C.A.101规定的“产品”或“物质合成”可以从更为广泛的意义上予以理解。在判决中,联邦最高法院再次重申专利法所规定的专利保护客体不是以有生命物体与无生命物体为标准进行区别,而在于相关的发明是自然之物(不管有无生命)还是人造发明之物之间的区别。只要是人类智力创造和研究的成果,只要符合专利的授权要件就可以获得专利的保护。此外,该判决也明确理清了专利法与1930年PPA 和1970年PVPA之间的关系,指出1930年PPA 和1970年PVPA的制定并没有缩小35U.S.C.A.§101规定的专利保护范围,将有生命的物体排除在专利保护范围之外。虽然这一判决没有直接涉及到植物发明的可专利性问题,“更为复杂的生命有机体,包括有性繁殖的人造植物是否属于专利法的可专利客体仍然是不明确的” ,但很多学者将这一判决视为可以利用发明专利保护植物发明的一个信号。“毫无疑问,Chakrabaty案是一个清晰的信号,意味着生物技术领域可以获得更为广泛的专利保护,这一裁决为生物技术产业打开了华尔街的保险柜”,并且“信号比结果更为重要”(More a signal than a result)。 这一信号为接下来为基因工程生物材料和植物发明授予专利保护打开了大门。Chakrabaty案之所以引起巨大社会反响,其原因“不仅在于社会公众关注联邦最高法院将决定有生命机体能否授予专利保护,而且在于允许微生物获得专利保护将大大激励基因工程尤其是DNA重组技术的商业性运用” 。可见,生物技术工业的明显增长是联邦最高法院最终确认通过基因工程获得的微生物具有可专利性的关键因素。

二、1985年:Ex parte Hibberd

有性繁殖的植物能否获得发明专利保护?美国加入UPOV1978文本之后还是否可以通过发明专利保护植物品种?这些问题则在1985年的Ex parte Hibberd案中得到解决的。该案 基本情况如下:1984年,Kenneth A. Hibberd、Paul C. Anderson 和Melanie Barker共同向美国专利商标局提交一份关于包含高色氨酸的玉米植株专利申请,权利要求包括玉米种子、玉米植株、玉米组织、杂交种子、杂交植株、繁殖玉米植株的方法以及繁殖杂交种子的方法,专利审查员驳回涉及玉米种子、玉米植株和玉米培养组织的三类权利要求。这些驳回不是基于现有技术的问题,而仅仅是根据35U.S.C.A.§101予以驳回的。审查员认为,这些涉及种子和植株的权利要求所包含的客体不属于35U.S.C.A.§101的保护范围,因为这些客体是种子和植物,而这属于美国农业部主管的1970年植物品种保护法的规制范围。涉及玉米组织权利要求也不属于35U.S.C.A.§101的保护范围,因为这是1930年植物专利法的范围。这些权利要求的客体可以根据1970年PVPA或1930年PPA获得保护,但无法获得发明专利的保护。Hibberd等人不服,向美国专利商标局专利上诉与干涉委员会提出上诉。上诉委员会撤销审查员的决定,认为联邦最高法院在最近的Chakrabaty一案中,对35U.S.C.A.§101进行了明确的解释,应在宽泛的意义上理解“产品”或“物质合成”的含义,1952年的一份委员会的报告也明确专利法的客体“包括阳光下任何人造的东西”,通过基因工程获得的微生物属于专利法上“产品”或“物质合成”。这意味着这里的“产品”或“物质合成”也不排除人造的生命形式,包括植物。因此,上诉人对有关玉米种子及其植物的权利要求可以获得专利保护。上诉委员会在判决中对植物能否获得专利保护的回答是通过详细分析下列若干问题进行的。

(一)PPA和PVPA的制定没有缩小35U.S.C.101的适用范围 

审查员在答辩中承认,根据联邦最高法院在Chakrabaty一案中的裁决明确指出了35U.S.C.A.§101包括了人造的生命形式,也包括植物这一生命形式,其允许玉米杂交种子和玉米杂交植株可以获得专利保护就是承认35U.S.C.A.§101包括人造生命形式的进一步证明。但是,他认为在1930年制定PPA和在1970年制定PVPA时,议会已专门就这些法律所规定的植物设立了如何保护以及怎样保护的条件,惟一合理的法律解释PPA和PVPA是在35U.S.C.A.§101之后制定并且比35U.S.C.A.§101更为具体,将各自保护的客体从35U.S.C.A.§101中分离出来,作专门的处理。因此,审查员认为这些植物专门法(PPA和PVPA)对其所覆盖的保护客体(植物)是一种唯一的保护形式。上诉委员会不赞成这些看法,认为审查员所坚持的立场实际上提出了一个关于35U.S.C.A.§101专利保护客体范围的法律解释问题,也就是植物专门法(PPA和PVPA)的颁布是否限制活缩小了35U.S.C.A.§101规定的专利保护客体的范围。根据联邦最高法院在Chakrabaty案判决,35U.S.C.A.§101保护客体包括阳光下任何人造的东西,PPA和PVPA的立法史也没有显示议会打算从35U.S.C.A.§101的客体范围中剔出任何保护客体专门纳入PPA和PVPA的保护,甚至参议院司法委员会在1970年9月29日推荐通过PVPA的报告(Senate bill s.3070)中指出“这没有改变在专利制度中现在可以获得的保护”。因此,审查员没有能够提出支持其观点的法律依据,也没能指出相应的立法史来证明他的观点,只是强调“当议会为某些植物创立独特的保护形式时,他们就‘隐含’地将这些植物从35U.S.C.A.§101的客体范围中排除”。

上诉委员会认为,审查员所坚持的这种35U.S.C.A.§101被“隐含”地缩小或部分撤销的地说法不具有说服力,而压倒性的权威说法是暗示性地撤销效果是不恰当的,并且只有“当两部法律规范相同的客体时,其规则是两部法律均有效,除非有‘明显的不一致’或者“不可调和的矛盾”存在以至于两部法律无法并存” 。法律解释的最重要原则是以暗示方式废除是不恰当的。当两部法律规范相同的客体,解释的规则是,只要可能两部法律均有效(有若干判例支持这一观点,如United States v. Tynen,11 Wall. 88,92等)。立法性的废除也必须清楚而明示(如Red Roch v. Henry, 106 U.S. 596,601,602),通过后法的创制不足以覆盖根据前法做出的一些或者全部判例,因为这些法律之间仅仅是肯定、递进或者是补充的关系(Wood v. United States,16 Pet. 342, 362,363)。如果新旧法规定上存在明显不一致,尽管如此,旧法被暗示性废除的程度也只能是相互矛盾的部分(Posados v.National City Bank,296 U.S. 497,504)。专利审查员在其补充答辩中一方面宣称植物专门法暗示性地缩小了35U.S.C.A.§101的客体范围,另一方面又认为这种法律没有规范相同的客体,这是不合逻辑并且自相矛盾的。在法律之间没有不能共存的“明显不一致”或“不可调和的冲突”的情况下,委员会应当认定35U.S.C.A.§101和植物专门法均具有效力,简单地由于后法的制定在某些方面影响了前法就要求改写前法是一个很差劲的理由。“法院没有权力选择议会制定的法律,两部法律可以共存时,议会没有明确表达相反的意图,法院的责任是认定每一部法律均有效力”(Morton v. Mancari, 417 U.S. 535,551,94 S.Ct.2474,2483,41 L.Ed.2d 290 (1974))。因此,1930年PPA和1970年PVPA的制定没有缩小35U.S.C.A.§101的适用范围。

(二)PPA和PVPA与35U.S.C.A.101没有“明显的不一致”或“不可调和的冲突”

专利审查员在答辩中也试图就35U.S.C.A.§101和植物专门法之间的不同作了列举 ,(1)PVPA中包含了两项豁免,研究豁免和农民(种植)豁免,35U.S.C.A.§101则没有这样的豁免;(2)PVPA规定了排除侵权包括强制许可的规定,35U.S.C.A.§101没有这一规定;(3)PVPA的保护限于一个单独的植物品种,而35U.S.C.A.§101的保护范围和排他性更强;(4)PPA的申请书针对所描述的植物只有一项权利要求,35U.S.C.A.§101没有这种限制;(5)根据PPA植物专利所有人可以排除他人无性繁殖相关的植物以及销售和利用由此繁殖的植物。上诉委员会认为,上述分析只是显示了35U.S.C.A.§101和植物专门法在保护范围方面具有区别,但这些区别远远不足以用来判定35U.S.C.A.§101和植物专门法之间存在不可调和的冲突或明显不一致,以至于暗示性地部分废除35U.S.C.A.§101。

35U.S.C.§101的可专利客体与植物专门法规定的可保护客体存有重合的事实不能作为这些法律之间出现不可调和矛盾的事实基础。美国司法历史上有丰富的在先判例表明,得到一种法律保护不能据此排除另一种法律保护形式的获得,例如在In re Yardley案 中,版权法的保护客体与外观设计专利法的保护客体就存在重合,法院认为这样的重合不能认为是一个不可调和的冲突,而应视为是议会意图使相关的客体获得两种保护形式。议会根据宪法的授权通过立法解释宪法允许某类发明创造重叠的领域可以成为版权法与外观设计法的保护客体,在这样的立法中,没有看到与制宪者的意图相冲突或不一致的东西。议会没有要求作者/发明者必须在为所涉客体提供排他性保护的两种方式中选择其一,如有的话,同时获得两种排他性权利的保护更加有助于实现宪法所陈述的目的。

根据专利上诉委员会的分析,我们还可以将“1930年PPA和1970年PVPA与35U.S.C.A.§101是否存在“明显的不一致”或“不可调和的冲突”这一问题,更向前推进,也就是在承认1930年PPA和1970年PVPA与35U.S.C.A.§101的保护客体上具有一致性的前提下,解决植物发明能否同时获得这三种保护形式保护的问题。有学者在研究中提到了这一问题 ,认为专利上诉委员会在Ex parte Hibberd一案中已经论证了“无论是有性繁殖还是无性繁殖的植物新品种,也无论是可以受到植物专利法的保护还是受到植物新品种保护法的保护,都可以作为发明专利的客体,受到一般专利法的保护”,但没有解决植物新品种的培育者是只能选择一种形式的保护还是可以同时选择两种或者三种形式的法律保护这一问题。

根据委员会的论述,如果符合相关保护条件的情况下,培育者没有被排除可以同时获得植物专门法(PPA或者PVPA)与发明专利法的保护的可能性。由于PPA和PVPA分别适用于无性繁殖的植物与有性繁殖的植物,这两个法律所规范的客体一般不会有重叠的问题。至于PPA与发明专利法以及PVPA与发明专利法之间,则是有重叠的可能。但由于植物专利、植物品种保护证书以及发明专利的获得条件以及权利保护范围是不一致的,因此权利人需要根据相关植物发明的特点来决定选择一种保护方式或者两种保护方式。即使相关权利人在实践中同时采用植物专利/发明专利或者植物品种保护证书/发明专利,也很少会出现真正的“双重保护”。因为,植物专利的保护范围限于所描述品种的同一种植株(必须通过无性繁殖获得,只有一项权利要求),植物品种保护证书的保护范围限于相关植物品种(有性繁殖和茎块繁殖的植物)及其实质性派生品种以及第一代杂交种F1,而发明专利的保护范围由相关的权利要求来决定,可以是相关植物的植株、种子、培养组织和繁殖方法,甚至其中有特定功能的基因链。这些保护虽然都着眼于保护相关的植物品种,但实际上保护的具体部分以及权限是不同的。再者,上述保护方式的保护范围和保护效力虽有所差别,与之相关联的是受保护条件也有所不同:发明专利的保护范围最为广泛,效力似乎最强,但要求的非显而易见性和披露要求也是最高的;植物专利限于无性繁殖的植物,非显而易见性和披露的要求均不如发明专利的严格;植物新品种保护证书限于有性繁殖的植物品种,在美国这一保护方式从排他效力的角度来说是比较弱的,但其无需创造性和披露要求,比较容易获得。

(三)35U.S.C.101效力没有高于UPOV公约“双重保护禁止”的规定

专利审查员认为35U.S.C.§101的规定违反UPOV公约1978年文本第2条之规定,“各联盟成员国可根据本公约通过提供专门保护或专利,承认育种者的权利。但是对这两种保护方式在本国法律上都认可的联盟成员国,对一种和同一种植物属或种,仅提供其中一种保护方式” 。委员会认为,UPOV是一个未经参议院批准的执行公约。这样的公约不是宪法意义上的条约,不属于本国领土内的最高法律。议会制定的生效法律,如35U.S.C.§101将优先于国际执行公约的冲突性规定进行适用,不管哪一个规定首先制定(Unite States v. Capps, Inc.,204 F 2d 655(4th Cir. 1953))。审查员进一步指出,尽管其承认这样的一个执行公约不能修改联邦法律,但强调尽管如此在解释相关法律时能够并且应该考虑这一公约。委员会认为,审查员的这一看法忽视了联邦最高法院在Chakrabaty案中已经解释了35U.S.C.§101的客体范围是阳光下任何人造的东西这一事实,他要求根据公约对35U.S.C.A.§101进行暗示性的部分废除,这就等于提升了公约的法律地位,高于议会制定的法律。这违背了在Unite States v. Capps, Inc.案中确定的精神,委员会无法进行这样的解释。因此,不能根据UPOV公约“双重保护禁止”的规定来解释35U.S.C.A.§101的客体范围。

UPOV公约1991文本已经删除了UPOV1978文本的双重保护禁止条款,仅规定“每个缔约方应授予和保护育种者的权利” ,但对育种者权的保护方式保持沉默,不管是通过育种者权、专利或者其它权利的方式,只要符合被公约规定的最低内容即可。UPOV1991甚至还专门规定了一个“可能的例外”,即“尽管有第3条(1)的规定,任何国家在成为本公约的缔约方时,已经是UPOV1978文本的缔约方,并且已经通过一种工业产权而不是育种者权为无性繁殖的植物品种提供了保护,有权继续其原有保护而不采用本公约对这些植物品种进行保护” 。这些规定表明即使美国已经批准加入UPOV1991年文本,但其仍有权采用植物专利的方式为无性繁殖的植物品种提供相应保护,仍然可以根据已经建立的PPA、PVPA和发明专利的方式为植物品种提供保护。

(四)植物培养组织(tissue culture)不属于“植物”(plant)

专利审查员驳回针对玉米培养组织的权利要求260到265,理由是玉米培养组织属于“无性繁殖材料”,因此这些权利要求应当属于PPA的保护范围。委员会不同意这一看法,对权利要求260到265的驳回决定应当被撤销,因为这些玉米培养组织不属于PPA的保护客体“植物”的范围。海关与专利上诉法院在In re Bergy一案中就曾撤销过这样的决定,联邦最高法院在Chakrabaty案中解释了PPA中“植物”这一术语的含义和范围,根据其通常和普通的意思,植物应当被限定为有根、有茎和叶,以及花朵或者果实的那些东西。很明显,玉米培养组织不符合“植物”的上述普通含义,因此这不属于PPA的保护客体。

(五)判决意义

1985年Ex parte Hibberd案是美国种子产业寻求发明专利保护植物发明的敲门砖,并获得了美国专利商标局的初步认可。关于美国种子公司为什么开始求助于发明专利保护植物发明的原因,有学者做了分析,认为主要有下面三点原因 :(1)随着生物技术和转基因品种的发展,生物技术发明专利化的可能和盗用植物品种证书保护的植物品种的可能导致了“育种者例外”成为大大减小传统育种研究重要性的一个理由;(2)发明专利的保护禁止农民保存种子,而美国植物品种保护法对农民保存种子没有限制,只要其用于自己的土地上再次种植;(3)发明专利法删除“育种者例外”,可以为种子产业提供了更强的保护,还可为种子产业的市场竞争提供更完善的保护机制。可以说,美国采用发明专利保护植物发明是美国种子产业做出的利益选择,更多的是一种市场选择,而不是法律逻辑的结果。

专利上诉与干涉委员会对1985年Ex parte Hibberd作出的这一决定,从效力上来说,不是法院的判决,“却是第一次从专利商标局内部确认了植物可获得发明专利”,并由此开始“专利商标局开放有关植物发明的发明专利申请资格” 。1986年4月,美国专利商标局根据专利上诉与干涉委员会Ex parte Hibberd案的决定,授予了第一件有关植物的发明专利。自此,美国开始了授予植物发明以发明专利保护的历史,但通过发明专利保护植物的合法性问题是在2001年联邦最高法院在Pioneer Hi-Bred案的判决中得以解决的。同时,Pioneer Hi-Bred案也证实了PPA、PVPA和35U.S.C.A.§101对同一植物品种的保护并不相互排斥,并且有可能对相同的植物品种给予重叠保护。如在Pioneer Hi-Bred案中就玉米种子授予了17项专利。

三、2001年:J.E.M. AG v. Pioneer Hi-Bred

该案 基本情况如下:Pioneer Hi-Bred International是世界最大的玉米种子公司,持有针对有性繁殖杂交玉米和近交系玉米种子的17项发明专利。Pioneer许可他人销售由这些专利覆盖的玉米品种,但不允许被许可人重新包装或转售相关的Pioneer产品,并且Pioneer在每一个含有其专利种子的包装上标明了相关的注意事项。被告J.E.M. AG Supply,inc未经授权,与Pioneer没有任何合同关系,其从Pioneer处购买种子然后转售,没有重新包装也没有改变Pioneer的种子包装。

(一)地区法院的判决

Pioneer针对被告的行为在Iowa州北部地区法院提起诉讼,指控J.E.M.侵犯其17项专利。J.E.M.在答辩中提出专利无效的反诉,认为有性繁殖的植物,如Pioneer的玉米种子不属于1952年专利法35U.S.C.A.§101所规定的专利保护客体,因为1930年的PPA和1970年PVPA为植物设立了法定的排他性保护方式,因此植物不属于35U.S.C.101规定的专利客体。其提出如下理由:(a)有性繁殖的植物没有为 35U.S.C.§101所规定;(b)PPA和PVPA是一种唯一的联邦法定植物发明保护机制;(c)35U.S.C.A.§101应作一个暗示性的缩小解释因为1952年专利法与PVPA之间存有明显的冲突。地区法院依次反驳了上述论点,做出否认J.E.M.反诉的简易判决。

1、有性繁殖的植物属于35U.S.C.§101的可专利客体

地区法院认为,在Chakrabarty 案中,最高法院已经根据35U.S.C.101具有广泛含义的语言,判定有生命体可以授予专利保护,基因被修正的细菌是一个法定可专利客体的例子。通过引用Chakrabarty 案,法院很快驳回J.E.M.的第一个请求,并得出结论“35U.S.C.A.§101的客体范围包括人造的生命形式,很明显也包括植物”。

2、PPA和PVPA不是唯一的联邦法定植物发明保护机制

J.E.M.认为,PPA和PVPA在35U.S.C.§101之后制定并且内容更为具体,议会的意图是将这两部法律所规范的客体从35U.S.C.§101中独立出来,因此这些植物专门法是植物发明的唯一联邦法定保护机制。对于这一说法,地区法院首先考察了每一法律的字面意思,并参考Chakrabarty 案中法院解释35U.S.C.A.§101的意思为“阳光下任何由人制造的东西”,然后得出结论,PPA和PVPA中没有语言明确将植物从35U.S.C.A.§101的客体范围排除。在缺少明确语言的情况下,法院转向通过PPA和PVPA的立法史来决定议会是否有意图将植物从35U.S.C.A.§101的客体范围排除。O’Brien 法官审核了参议院处理PVPA的一份报告,J.E.M.认为这份报告中的语言明显表明1952年专利法没有为有性繁殖的植物提供专利保护,这就是为什么制定PVPA的原因。法院承认这份报告的语言显示有性繁殖的植物无法得到专利保护,但在PVPA制定之前,专利商标局已经对有性繁殖的植物授予专利。尽管法院还得到另一份以相似语言讨论PVPA的议会报告,但O’Brien 法官仍然拒绝J.E.M.的看法,根据最高法院在Chakrabarty 案关于PPA和PVPA立法史和制定目的的分析,地区法院指出议会制定PPA和PVPA的意图是为了将保护延伸到植物领域,因为植物发明通常因无法符合1952年专利法第112条所规定的严格要件而无法获得专利保护。一旦植物发明能够符合第112条的条件,是可以根据第101条授予专利保护的。

3、1952年专利法与PVPA没有冲突,35U.S.C.A.§101不应被暗示性的缩小

J.E.M.认为,由于1952年专利法与PVPA之间存有不可调和的冲突,35U.S.C.101应作一个暗示性的缩小解释。这是因为PVPA比35U.S.C.A.§101更为具体,并且PVPA不允许根据35U.S.C.A.§101进行授权,因此两法存有冲突,后法效力优于前法。O’Brien 法官陈述了两个理由对上述论点作了反驳。第一,被告的论述只是指出了根据PVPA和1952年专利法所提供保护的区别,第二,J.E.M.的论述忽略了根据每个法律所获得保护标准上的差别,根据35U.S.C.A.§101获得专利保护的标准明显较高,而且比根据PVPA获得植物品种保护证书的条件更难达到。O’Brien 法官认为,这两种保护形式是不同的,并且“一种保护形式的获得没有排除另一种保护的获得”。

此外,法院指出,自美国专利商标局上诉与干涉委员会对Hibberd案的决定,法律已经承认植物可以作为专利客体。O’Brien 法官评论说,自1980年PVPA已经修改了18次并且议会从未增加任何具体语言限制35U.S.C. 101在有性繁殖植物上的应用。按照这样的逻辑,议会已有超过15年的时间可以通过立法来表明这个问题,如果它不同意的话。

在反驳了J.E.M.的每一条论点之后,地区法院否定了要求简易判决的动议。J.E.M.向联邦巡回上诉法院提交关于中间上诉的动议。

(二)联邦巡回上诉法院的判决

在联邦巡回法院,J.E.M.提出了被地区法院驳回的同样论点,Newman法官简要地描述了这些论点并一致引用地区法院的驳回理由,认为J.E.M.未能显示地区法院的不当,判决“35U.S.C.A.§101的可专利客体包括种子和由种子长成的植物”。在全体复审动议被CAFC否决之后,J.E.M.提交了由联邦最高法院授予的要求移送诉讼文件的命令。

(三)联邦最高法院的判决

在上诉中,J.E.M没有就植物是否落入35U.S.C.A.§101的范围,也没有就涉诉的Pioneer专利没有符合发明专利要件进行争议,而仅针对PPA和PVPA是植物的唯一保护方式提出三个论点:首先,在1930年之前植物没有为一般专利法所覆盖;其次,如果议会意图35U.S.C. 101对有性繁殖的植物授予专利保护,那么PPA限于保护无性繁殖植物将变得没有意义;再次,如果议会意图使35U.S.C. 101允许植物获专利保护,那么在1952年专利法中就不必将植物从发明专利规定移到第161条。联邦最高法院同意联邦巡回上诉法院的判决,Thomas法官清楚而简要地阐述了本案的关键问题是“能否根据35U.S.C.A.§101授予植物以发明专利保护”,最高法院承认在Chakrabarty 案的在先判决,考虑到35U.S.C. 101所规定的广泛适用性,同时也注意到专利商标局自Hibberd案以来根据35U.S.C.A.§101向植物发明授予发明专利的实践。针对J.E.M上述论点,最高法院依次做了陈述。

Thomas法官首先讨论了PPA的制定及其历史。他说,根据35U.S.C.161-164,PPA授予无性繁殖植物以专利保护,这一范围非常有限而且比35U.S.C.A.§101的发明专利要求要低,PPA中没有规定植物专利是授予保护植物新品种的唯一方式。J.E.M认为1930年前一般专利法没有授予植物以专利保护,这一看法忽略了在1930年制定PPA时的专利法与植物育种状况,引用Chakrabarty 案中的论述,1930年之前有两大原因阻碍植物获得专利保护,一是植物是自然产物的观念,二是植物发明无法达到专利法规定的披露要求。当时的议会考虑到这些原因而制定了PPA,给予植物育种者以克服这两大障碍的机会,使相关的植物发明获得专利保护,从知识产权的保护中获得回报。但是,PPA的制定并不意味着在1930年之前植物没有落入35U.S.C.101的客体范围,而仅仅意味议会相信植物发明在那时不具有可专利性。Thomas认为,1930年以来的生物知识和植物育种技术的进步可以使植物发明符合专利法第101条的要求,也就是说植物本来已经潜在地落入了第101条范围,该条专门设计用来包含那些“新的不可预见的发明”。J.E.M的这一看法的实质是“否认为有性繁殖植物提供发明专利保护,因为在1930年无法预见这样的植物能够根据第101条获得保护”。这一观点遭到驳回,因为这与发明专利法的前瞻性视角是不一致的。

J.E.M认为,如果议会意图35U.S.C.A.§101对有性繁殖的植物授予专利保护,那么PPA限于保护无性繁殖植物将变得没有意义。法院不同意这一看法,在二十世纪三十年代成功繁殖植物的基本方式是无性繁殖,有性繁殖的植物在当时的议会看来是不稳定的,因此议会决定只保护有性繁殖的植物发明。根据当时的产业情况,J.E.M没有提出任何证据证明议会通过PPA就排除了无性繁殖植物获得发明专利保护的可能。Thomas法官认为,1952年修订专利法将植物专利从发明专利法分离纳入第162条规定,是因为专利法第101条属于保护不同属性的客体,其保护要件要比第162条的更为严格。事实上,议会在1952年的修订并没有对实体权利或者植物专利要求作实质性的变化,这“基本上是一次家务整理措施”。

法院也审查了J.E.M关于PVPA制定即证明议会否定通过第101条保护有性繁殖植物的看法。Thomas法官基于两个理由否决上述看法:第一、PVPA没有指出PVPA是保护有性繁殖植物的唯一法定方式;第二、PVPA与发明专利法是可以协调的,因为发明专利的获得要件比植物品种保护证书的严格得多,这也意味着发明专利可以获得更广泛的保护范围。专利商标局自1985年Hibberd案已经连续对植物授予发明专利,这一事实再次证实了植物落入专利法第101条的客体范围。由于授权要件和保护范围的不同,PVPA和发明专利法之间不存在明显的矛盾,知识产权的重叠保护在其他知识产权领域也是允许的。

总之,法院认为在面对近年来植物发明专利的发展情况,议会没有通过立法表明其不同意专利商标局对第101条的解释,而且通过修订35U.S.C.A.§119 表明其已经承认植物可以获得发明专利的保护。因此,联邦最高法院判决“所有新培育植物品种均落入35U.S.C.A.§101规定的客体范围,PPA和PVPA均没有对其构成限制”。

(四)判决意义

这一判决清楚地表明,只要相关植物发明能够符合35U.S.C.A.§101和112所规定的严格的可专利标准,就有权获得发明专利的保护。“PPA、PVPA和发明专利法这三部法律提供了重叠保护互不排斥,植物新品种的发明者可以根据每一法律申请保护,同时从每一种保护中受益” 。至此,美国正式通过法院的判例确认了植物发明获得发明专利保护的合法性。

四、启示:专利制度将在未来的植物品种创新领域发挥更大的激励作用

一直以来,美国发明专利因其所具有的强大而较为稳定的专利权效力而备受发明者和相关产业的青睐,植物育种产业也一直期望能够通过发明专利保护相关的植物发明。随着生物技术的发展,在二十世纪七八十年代,植物育种产业终于在技术上克服了植物发明获得专利保护的障碍,为植物发明获得发明专利保护奠定基础。为了激励生物技术产业的发展,美国适时通过Chakrabaty判决明确,通过基因工程获得的微生物可以获得发明专利的保护,事实上这一判决更为重要的意义是,确定有生命体的发明同样可以获得专利保护,只要相关的发明符合专利授权的要件。正是在这种意义上,学者们认为Chakrabaty案的裁决为生物技术产业打开了华尔街的保险柜。通过专利上诉委员会在1985年的Hibberd案裁决,美国专利商标局在1986年4月授予了第一件植物发明专利,在此后的20年中授予了1800余件发明专利。2001年的Pioneer案,最高法院通过这一司法判例不但确定植物新品种,无论是有性繁殖的还是无性繁殖的,都属于发明专利保护的客体,而且再次清晰地表明PPA、PVPA与发明专利法之间的关系,最后确定这三部法律可以为植物发明提供重叠的、互不排斥的保护。

无论是与植物专利还是植物品种保护证书相比,发明专利的保护效力明显较强。首先,发明专利的保护效力和保护范围不会因为是有性繁殖植物还是无性繁殖植物而变化;其次, 相关权利人的权利不会因“研究/育种者豁免”和“农民保存种子权利”而受到减损。再次,在一项发明专利中可以提出多个产品权利要求,如对相关植物的植株、植物品种、转基因植物、培养组织、植物基因、植物病毒以及植物细胞的权利要求,也可以设置方法权利要求,针对培育玉米植株、或者培养组织系的方法以及该植株的使用方法要求专利保护。植物植株、植物基因、植物病毒、植物细胞本身均无法通过植物专利或植物品种保护证书的方式获得保护,而只能通过发明专利的方式进行保护。甚至,以一个转基因植物的权利要求为例,可以囊括多种植物,如“154 权利要求133所称的转基因植物可以从以下植物群中选择:玉米、杨柳稷、高粱、miscanthus、甘蔗、杨树、松树、小麦、水稻、大豆、棉花、大麦、草皮草、烟草、竹子、油菜、糖用甜菜、葵花、柳树和桉树。”

随着生物技术的发展,尤其是基因工程技术的发展,植物育种的对象将逐渐突破品种这一基本单元,而深入到以基因为单元的性状表达层面。完全以品种权制度保护植物育种领域的创新已经难以跟上技术进步的速度,专利制度对深入到基因层面的植物育种创新开始重新发挥作用。品种权所要保护的客体是“植物品种”。用UPOV1991的定义来说,“植物品种”是指已知植物最低分类单元中单一的植物群,不论授予品种权的条件是否充分满足,该植物群可以是:以某一特定基因型或基因型组合表达的特性来确定;至少表现出上述的一种特性,以区别于任何其他植物群,并且作为一个分类单元,其适用性经过繁殖不发生变化。而专利的保护客体是发明,包括方法发明和产品发明,既可以为育种方法提供保护,也可以为某一具有特定作用的基因提供保护。也就是说,专利制度能为基因工程技术及其成果提供更为灵活的保护。同时,与品种权保护相比,专利保护需要更为严格的授权要件,同时也为相关的创新提供更为强大的保护效力。而这正是生物技术产业所渴望的。

美国从Chakrabaty案之后就开始为生物技术产业提供强大的知识产权保护,这成为美国生物技术产业开始蓬勃兴起的原因之一。美国的这一知识产权政策甚至几乎导致当时欧共体生物技术产业投资“离域”危险,从而促使欧洲专利局(EPO)在生物技术领域开始探索更为积极的专利保护政策,在1983年的Ciba—Geigy案 中确立通过化学方法处理的繁殖材料可以获得专利保护。随后,EPO也通过一系列案例最终确立这样的保护规则:欧共体品种权仅为符合特异性、一致性和稳定性的植物品种提供保护,而专利则为其他无法获得品种权保护的植物群提供保护,甚至相关的专利权利要求可以指向“多于一个植物品种”,也可以通过育种方法专利延伸到对特定的植物品种保护。

美国和欧洲的专利保护实践都不约而同地表明专利制度为植物育种创新提供保护的必要性,即使在为植物品种创新专门设计了育种者权保护制度的UPOV公约,也从未要求成员国对植物育种创新关上专利保护的大门。TRIPs协议的相关规定也是如此,仅要求“成员应以专利制度或有效的专门制度,或以任何组合制度,为植物新品种提供保护” 。这一切都表明,专利制度将可能在未来的植物品种创新领域发挥更大的激励作用。

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